La sociedad Nowhere Co. Ltd., titular de la conocida marca de moda urbana Bathing Ape (BAPE), ha sido protagonista de una importante resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en materia de propiedad industrial.
El litigio se inició en 2015, cuando un tercero solicitó ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) el registro de una marca figurativa que reproducía prácticamente de forma idéntica el conocido personaje "Baby Milo" de BAPE, sustituyendo únicamente su denominación por "Ape Tees". Aunque inicialmente parecía un supuesto claro de conflicto marcario, la retirada del Reino Unido de la Unión Europea terminó planteando una cuestión jurídica de gran relevancia sobre la validez temporal de los derechos anteriores invocados en un procedimiento de oposición.
El 8 de marzo de 2016, Nowhere Co. Ltd. formuló oposición al amparo del artículo 8.4 del Reglamento (CE) n.º 207/2009, basándose en tres marcas figurativas no registradas protegidas en el Reino Unido mediante la figura del passing off, reconocida por el Derecho anglosajón.
No obstante, tanto la División de Oposición como la Segunda Sala de Recurso de la EUIPO desestimaron inicialmente la oposición. Posteriormente, la propia Sala revocó su decisión al apreciar un error manifiesto, dada la evidente similitud entre los signos enfrentados y la coincidencia de los productos comercializados.
Sin embargo, durante la tramitación del procedimiento se produjo el Brexit. Una vez finalizado el período transitorio previsto en el Acuerdo de Retirada, la EUIPO concluyó que los derechos británicos invocados ya no podían producir efectos en la Unión Europea y desestimó nuevamente la oposición, considerando que el momento determinante era la fecha en que se dictaba la resolución y no la fecha de presentación de la oposición.
El Tribunal General había considerado, apoyándose en la sentencia BROWNIE (T-598/18), que bastaba con que el derecho anterior existiera en el momento de interponer la oposición.
Sin embargo, el TJUE revocó dicha interpretación y confirmó la posición defendida por la EUIPO. El Tribunal concluyó que los derechos anteriores invocados deben mantenerse vigentes en la fecha en que se adopta la resolución sobre la oposición, no siendo suficiente con que existieran únicamente cuando ésta fue presentada.
Para alcanzar esta conclusión, el Tribunal realizó una interpretación literal del artículo 8.4 del Reglamento sobre la Marca de la Unión Europea, destacando que su redacción utiliza el tiempo presente al exigir que el derecho anterior "confiera a su titular el derecho a prohibir" el uso de la marca posterior, lo que implica que dicho derecho debe seguir existiendo en el momento de dictarse la resolución. Asimismo, la sentencia reafirma la aplicación del principio de territorialidad, conforme al cual los derechos marcarios protegidos exclusivamente en el Reino Unido dejaron de producir efectos dentro del territorio de la Unión Europea tras el Brexit.
Esta resolución aporta seguridad jurídica respecto a una cuestión que el Acuerdo de Retirada del Reino Unido no había regulado expresamente. A partir de este pronunciamiento, queda claro que, para que una oposición prospere ante la EUIPO, los derechos anteriores invocados deben conservar su validez y eficacia jurídica en el momento en que la Oficina dicte la resolución, incluso aunque fueran plenamente válidos cuando se presentó la oposición.
La sentencia también pone de manifiesto una diferencia relevante entre el sistema británico y el de la Unión Europea: mientras que en el Reino Unido la valoración de determinados derechos de propiedad industrial se vincula principalmente a la fecha de presentación de la solicitud, en el ámbito de la Unión Europea resulta imprescindible que dichos derechos permanezcan vigentes hasta la fecha de la resolución que pone fin al procedimiento de oposición.
